1 - Public pertinent

3 La question du public à prendre en considération est plus ardue que pourrait le laisser paraître la constance de la jurisprudence depuis 1999. En effet, le débat relatif à la notion du « public pertinent » a longtemps occupé les tenants d’une distinction entre marques notoires et marques de renommée, rappelant que chacune d’entre elles répond à une fonction qui lui est propre : la marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris permet de pallier un défaut d’enregistrement sur le territoire concerné  [1], tandis que la marque jouissant d’une renommée mentionnée par les textes communautaires permet d’écarter – au moins partiellement – le principe de la spécialité. Des auteurs distinguent ainsi le niveau de connaissance requis en fonction du rang hiérarchique conféré à ces deux principes fondamentaux du droit des marques : pour certains  [2], le caractère extraordinaire de la protection de la marque notoire nécessiterait que la barre de la notoriété soit placée à un degré plus élevé que celui déterminant la marque renommée ; d’autres  [3] font primer le principe de spécialité et considèrent que la renommée requiert un degré de réputation plus élevé. Quoi qu’il en soit, force est de constater que la jurisprudence communautaire exige de la marque renommée qu’elle soit « connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts pour cette marque »  [4]. Concernant la marque notoirement connue, les ADPIC précisent qu’il convient de tenir compte « de la notoriété de cette marque dans la partie du public concerné ». Par ailleurs, la jurisprudence française n’effectue aucune distinction entre marques notoires et de renommée, exigeant leur connaissance par « une partie significative du public concerné »  [5]. Le débat semble donc clos. On peut simplement constater que la Cour de justice a fixé le seuil de reconnaissance de la marque « au degré le plus bas »  [6], ouvrant largement les conditions de la renommée. Une partie de la doctrine a pu s’en émouvoir, mais cette rigueur est nettement tempérée par les critères particulièrement stricts d’appréciation de l’atteinte portée à la marque (cf. infra).

4 Il appartient donc aux juridictions de déterminer ce fameux « public pertinent ». Concernant les produits ou services de grande consommation, il s’agira naturellement du grand public. Pour les produits plus techniques ou destinés à un usage professionnel ou industriel, le public concerné sera limité aux acquéreurs spécifiques des produits en cause  [7]. À noter que les « Recommandations » de l’OMPI et les Directives d’opposition de l’OHMI distinguent différents secteurs concernés du public :

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1. les consommateurs effectifs ou ciblés  [8] par les produits en cause ;
2. les personnes appartenant aux circuits de distribution des produits ou des services visés ;
3. les milieux économiques ayant des activités liées au type de produits ou de services visés ; la connaissance de la marque par au moins l’un de ces secteurs concernés du public suffirait alors à en démontrer la notoriété/renommée.

2 - Territorialité

6 Le droit des marques est soumis au principe de la territorialité, la marque conférant des droits exclusifs à son titulaire dans les seules limites du territoire de l’autorité qui l’a délivrée. Dès lors, le titulaire de la marque revendiquant une notoriété se doit de démontrer que son signe est connu dans une « partie substantielle » du territoire concerné, sans qu’il puisse toutefois être exigé que cette notoriété concerne tout ce territoire  [9]. En l’absence de définition de la notion de « partie substantielle », il appartient aux juges d’évaluer tant la taille géographique du territoire en cause que la proportion de la population totale qui y réside, afin d’en déterminer l’importance globale  [10]. La Cour de justice précise encore que cette notoriété ne saurait être « limitée à une ville et à ses environs qui ne constitueraient pas, ensemble, une partie substantielle de l’État membre »  [11]. La voie serait donc ouverte aux marques de notoriété/renommée régionale, voire départementale  [12].

7 Concernant la marque communautaire, les commentateurs se sont interrogés sur l’interprétation qui pouvait être donnée de la notion de « partie substantielle de la Communauté ». La connaissance de la marque sur le territoire d’un des États membres doit-elle suffire ? Dans ses conclusions du 30 avril 2009  [13], l’avocat général Sharpston estimait qu’il convenait « d’examiner le territoire communautaire sans considérations de frontières, comme un ensemble unique et indivisible ». Seul serait donc pertinent de considérer objectivement la « partie » en cause, eu égard notamment à son étendue géographique et à son poids économique dans la Communauté. L’avocat général se refusait en revanche à apprécier la question territoriale par référence à un chiffre abstrait ou à un nombre particulier d’États membres. Dans son arrêt Pago du 6 novembre 2009, la Cour de justice n’a finalement pas suivi cette analyse et estimé que le territoire d’un État membre – en l’espèce l’Autriche – peut être considéré comme constituant une partie substantielle de la Communauté. À suivre le raisonnement de la Cour, la démonstration de la renommée d’une marque sur le territoire français devrait donc permettre de bénéficier de la renommée communautaire. Une solution que n’avait précisément pas retenue le TGI de Paris dans un jugement de janvier 2006 reconnaissant la notoriété de la marque française « CLINIQUE » mais rejetant celle de la marque communautaire, « les éléments produits concernant uniquement le territoire français »  [14].

3 - Temporalité ?

8 Un risque nouveau semble guetter désormais les marques célèbres : la « dégénérescence » ou perte de notoriété/renommée. À suivre la jurisprudence, ce risque menacerait plus spécifiquement les marques des nouvelles technologies, ainsi que les marques de « tendance », dont la connaissance est intimement liée à leur médiatisation et à leur succès auprès du public  [15]. En ce sens, le TGI de Paris a refusé de reconnaître un caractère de renommée à la marque « ENVY » : reprochant à la société GUCCI de ne pas avoir versé aux débats d’étude précisant la connaissance actuelle de sa marque auprès du public, les juges parisiens en ont déduit son absence de renommée et ce, « même si ce parfum a connu un succès important lors de sa création il y a dix ans et qu’il a contribué au renouveau de la maison Gucci »  [16]. Ce même Tribunal a estimé que les documents versés par la société T-Online pour démontrer la notoriété de sa marque « Club Internet » n’étaient pas pertinents, dès lors qu’ils se contentaient de montrer que « cette marque a connu un moment de forte renommée jusqu’en 2002 (…) ; cependant, du fait de la mutation technologique qu’a représentée l’arrivée de l’accès Internet à haut débit, les fournisseurs d’accès qui n’ont pas anticipé cette évolution ont vu rapidement décroître leur part de marché et donc la notoriété de leur marque »  [17]. En définitive, ces marques semblent victimes des causes mêmes de leur succès : la médiatisation, dont les effets semblent aussi fulgurants que limités dans le temps. Le message est clair : gare aux marques qui, se reposant sur leurs lauriers, ne consentiraient pas aux investissements nécessaires au maintien de leur renommée !

1 - Les indices de la notoriété/renommée

2 - Les modes de preuve de la notoriété/renommée

1 - Préjudice porté au caractère distinctif

28 L’atteinte portée au caractère distinctif de la marque – encore appelée dilution ou « brouillage » – se caractérise par un affaiblissement de l’aptitude de ce signe à identifier les produits ou les services pour lesquels il est enregistré : le consommateur de la marque n’est plus en mesure de créer une association immédiate avec ces produits ou services. L’usage du signe identique ou similaire par le tiers entraîne de fait une dispersion de l’identité de la marque  [70], laquelle souffre ainsi d’une banalisation et d’une diminution de sa valeur économique  [71]. Il est donc essentiel pour le titulaire de marque de lutter contre la prolifération de toute marque parasite. La Cour de justice rappelle en effet dans son arrêt INTEL que l’atteinte au caractère distinctif peut intervenir dès le premier usage du signe, le pouvoir d’attraction de la marque notoire ou renommée s’effritant un peu plus à chaque atteinte.

29 La jurisprudence communautaire considère que la preuve du préjudice ne saurait résulter du simple constat de la renommée dont jouit la marque antérieure et de l’identité/similarité des signes, sauf à vider de son contenu la condition liée à la preuve du préjudice  [72]. Il revient alors au titulaire de la marque de démontrer que l’usage de la marque postérieure porte ou serait susceptible de porter préjudice au caractère distinctif de son signe. Cette atteinte sera d’autant plus facilement admise que la marque présente un caractère unique, le signe étant exclusivement utilisé par son titulaire  [73].

30 Dans son célèbre arrêt INTEL, la Cour de justice a apporté de nouvelles précisions concernant l’atteinte au caractère distinctif de la marque, qui n’ont pas manqué d’émouvoir la doctrine et les praticiens, tant elles durcissent le régime de protection des marques renommées. Il serait désormais nécessaire de démontrer « une modification du comportement économique des consommateurs des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur ». Pourtant, l’on voit mal par quel moyen la preuve de ce changement ou risque de changement de comportement pourra être rapportée… Fort heureusement, la jurisprudence française semble encore peu encline à adopter tel quel le raisonnement restrictif de la Cour de justice  [74]. Si les chambres de recours de l’OHMI prennent quant à elles en considération l’arrêt INTEL, elles procèdent à une interprétation souple de son enseignement (cet arrêt exigerait simplement de démontrer une possible atteinte à la fonction publicitaire de la marque et à sa valeur économique) ou à une application libérale  [75].

2 - Préjudice porté à la renommée

31 Il est porté atteinte à la renommée d’une marque lorsque les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est utilisée sont ressentis par le public de la marque renommée d’une manière telle que la force d’attraction et la valeur de ce signe en sont diminuées  [76]. L’image de la marque, prise en tant que vecteur publicitaire et promotionnel  [77], s’en trouve avilie  [78]. Cette atteinte à la renommée, également appelée « ternissement » ou « dégradation », peut résulter du fait que les produits ou les services offerts par les tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptible d’exercer une influence négative sur l’image de la marque. Tel sera notamment le cas lorsque la marque est reproduite dans un contexte obscène, dégradant ou simplement incompatible avec l’image particulière que s’est créée la marque à force d’investissements publicitaires  [79]. À titre d’exemple, l’utilisation d’une marque associée à une image de santé et de jeunesse pour des produits du tabac contrasterait trop violemment avec l’image de la marque antérieure en raison de la connotation négative de ces produits  [80] ; en revanche, aucune image négative ne serait associée aux boissons alcooliques  [81]. Par ailleurs, l’association d’une marque avec la personnalité d’un rappeur célèbre, provocateur et agressif au sein d’une marque seconde peut être de nature à lui porter préjudice  [82].

3 - Profit indu

32 Il est tiré indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée lorsqu’il y a exploitation manifeste d’une marque célèbre ou tentative de se placer dans son sillage : le rapprochement avec la notion française de parasitisme est alors évident. Tel est notamment le cas si « l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière sont transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée »  [83]. Le risque est ainsi celui d’un « transfert parasitaire des efforts publicitaires » déployés par le titulaire de la marque notoire ou renommée ou encore d’un transfert de l’image de qualité qui y est associée, sans aucune compensation financière  [84]. Le public pertinent à prendre en considération est alors le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé  [85].

33 Un tel détournement de la notoriété/renommée de la marque antérieure est plus particulièrement envisageable, s’agissant de signes jouissant d’un caractère très identifiable (et donc une plus grande valeur) ou d’une image particulière de qualité, lorsqu’existe un lien particulier entre les produits ou services concernés (facilitant un transfert de qualité) ou concernant des marques utilisées dans le cadre de programmes de licences. À titre d’exemple, la pratique des tableaux de concordance permet de tirer indûment profit de la renommée d’une marque antérieur, dès lors qu’il se produit une association entre l’annonceur et la marque antérieure telle que le public pourrait étendre la réputation des produits du premier à ceux du second  [86].

34 Jusqu’à récemment, le régime de protection des marques notoires et de renommée s’organisait autour d’une dichotomie simple : articles L. 713-2 et L. 713-3 pour toute atteinte ou risque d’atteinte dans le cadre de la spécialité, article L. 713-5 dans les autres hypothèses. L’arrêt DAVIDOFF de la Cour de justice est dès lors à marquer d’une pierre blanche dans la mise en place d’un régime de protection autonome des marques célèbres  [87]. Soucieux d’accorder une protection au moins aussi étendue pour des produits ou des services identiques ou similaires que pour des produits ou des services non similaires, les juges communautaires ont en effet décidé que le régime spécial de responsabilité civile devait bénéficier à la marque renommée, y compris dans le cadre de la spécialité. Désormais, quels que soient les produits et services en cause, le titulaire d’une marque de renommée ou notoire peut donc opter pour la protection du seul article L. 713-5, s’épargnant ainsi la démonstration d’un risque de confusion. Force est toutefois de constater que les plaideurs montrent pour l’heure peu d’empressement à exploiter l’« option Davidoff »  [88], lui préférant souvent le fondement classique de l’action en contrefaçon, quitte à invoquer l’article L. 713-5 de façon subsidiaire  [89]. L’évolution récente de la jurisprudence communautaire et l’arrêt INTEL pourraient leur donner raison…

35 T. L. et F. F.